Em 2004, ao tentar dar início à exportação de seus produtos para o Japão, a Azaléia se deparou com um registro de sua marca no país feito por uma empresa local que também atua no ramo de calçados. A saída foi ir à Justiça, o que a fez adiar suas operações no Japão por quatro anos, até obter uma decisão judicial favorável. Esta é a quarta vez que a Azaléia enfrenta o problema – a recuperação de sua marca, via judicial ou por meio de acordos, já foi feita na Tailândia, na Turquia e nas Filipinas. O mesmo aconteceu com a Rosa Chá, que acaba de recuperar sua marca no México.
O procedimento para a recuperação de marcas no exterior exige que o escritório de advocacia brasileiro que atua na defesa da empresa nacional tenha um profissional que o represente no país onde foi feito o registro. Normalmente, a contestação administrativa no órgão de propriedade industrial competente é a primeira alternativa a ser buscada – depois disso, estuda-se a possibilidade de um acordo com os detentores da marca no país ou a via judicial, conforme as chances de vitória e o custo da ação.
No caso da recente recuperação da marca Azaléia no Japão, o procedimento administrativo e judicial custou em torno de US$ 8 mil dólares, além dos honorários advocatícios. Durante o exame de registrabilidade de sua marca no país, a empresa foi informada que já havia um registro anterior, feito em 2002 por uma empresa japonesa. De acordo com a advogada Claudia Zeraik, do escritório Vieira de Mello Advogados, que defendeu a Azaléia, foram levantadas provas como a troca de e-mails referente a uma venda realizada pela empresa brasileira há alguns anos à outra parte, o que, segundo ela, comprova que houve má-fé no primeiro registro, prática condenável pela legislação local. A decisão, que já transitou em julgado, foi favorável à brasileira.
A Azaléia, que exporta cerca de 18% de sua produção para mais de 80 países, já enfrentou o mesmo problema em outros locais. Em meados de 2006, a empresa foi impedida de registrar sua marca em três países, e em todos já foi possível recuperá-la. Na Tailândia, antigos distribuidores da empresa haviam feito o registro, o que foi resolvido por acordo. Já nas Filipinas, a recuperação se deu pela via administrativa, e na Turquia a empresa local que havia efetuado o registro resolveu transferi-lo sem a necessidade de uma ação judicial. "O importante é que a marca seja protegida sempre que ela seja exposta no exterior, como em feiras internacionais", diz Cláudia, do Vieira de Mello.
A prática de registros indevidos de marcas é freqüente e provoca a paralisação das exportações das empresas. Há muitas histórias semelhantes -como a da Rosa Chá, que neste mês conseguiu registrar sua marca no México. Ela havia sido registrada por uma empresa local que também atua no segmento de moda praia e, após três anos de tramitação de uma ação judicial, a Justiça mexicana decidiu pela transferência do registro à Rosa Chá. Segundo o advogado Rafael Dias de Lima, do escritório Danneman, Siemsen Advogados, que atuou na defesa da empresa brasileira, o maior prejuízo não foi em relação aos custos do processo, e sim o quanto a empresa deixou de exportar no período em que a marca estava sub judice. Recentemente, Lima atuou na defesa da empresa Mundial, do ramo de facas e alicates, que recuperou sua marca no Irã também pela via judicial.
Uma prova constantemente apresentada nesse tipo de ação é a notoriedade da marca em outros países. De acordo com Alexandre Ferreira, do escritório Daniel Advogados, este foi o argumento alegado pela sua cliente International Paper do Brasil, que atua no ramo de papel e celulose. Ao tentar registrar a marca Chamex no Paraguai, a empresa se deparou com um registro anterior e conseguiu recuperá-la na Justiça.
Para a advogada Andréa Weiss Balassiano, do Noronha Advogados, que conseguiu a recuperação de duas marcas brasileiras na China, no entanto, já aconteceu de o processo de recuperação ser tão dispendioso a ponto de a empresa decidir alterar a sua rota de exportação.
Valor Econômico – Legislação & Tributos